Essa dúvida sobre registro surgiu por aqui há alguns dias, quando um cliente que solicitou o redesign de sua marca conosco.
Estávamos conversando no briefing e descobrimos que há anos eles estão usando um domínio que não tem nada a ver com a marca deles, por conta de que já existia uma outra empresa com o mesmo nome usando esse domínio.
Durante a conversa descobrimos que nosso cliente já possuía a marca registrada no INPI (Instituto Nacional de Propriedade Industrial). O que ele não sabia é que isso dava a ele o direito de exigir a titularidade do domínio mediante a outra empresa!
Como Assim? Nesse artigo vamos explicar mais sobre isso. Se você já passou por algo parecido ou se ainda não acha importante registrar sua marca, vai gostar de ler até o final!
O que a justiça diz sobre conflitos entre marcas e registro de domínio de internet?
É importante lembrar que a marca e o domínio são bens intelectuais, sobre isso a Constituição Federal (artigo 5º, inciso XXIX) e a Lei de Propriedade Intelectual (Lei nº 9.279/96), são órgãos que protegem esses tipos de bens e o resultado que vem de cada um deles.
Assim, nos termos dos artigos 129 e 130 da Lei 9.279/96, diz que se você conseguiu registrar sua marca no INPI e já fez a expedição válida do registro, é assegurado a você como titular da marca, entre outros, o seu uso exclusivo em todo o território nacional, bem como o direito de zelar por ela.
é engraçado que para registrar um domínio, ninguém vai exigir de você uma comprovação de que você merece essa titularidade. Qualquer um pode registrar qualquer domínio. Esse principio é chamado na lei de o princípio First Come, First Served, (literalmente “quem chegar primeiro leva”) conforme previsto no artigo 1º da Resolução 2008/008 do Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br).
Embora, via de regra, os registros da marca e do nome de domínio sejam independentes um do outro, essa regra não é absoluta. E é aí que entra o registro de marca e suas regras.
O próprio parágrafo único do artigo 1º da Resolução em análise esclarece que o nome de domínio não pode desrespeitar a legislação em vigor, os direitos de terceiro ou induzir terceiros a erro. Ou seja, se o endereço na internet pode confundir o cliente de uma marca levando-a a outra marca, isso é sim uma infração. Note o que diz a lei:
Parágrafo único – Constitui-se em obrigação e responsabilidade exclusivas do requerente a escolha adequada do nome do domínio a que ele se candidata. O requerente declarar-se-á ciente de que não poderá ser escolhido nome que desrespeite a legislação em vigor, que induza terceiros a erro, que viole direitos de terceiros, que represente conceitos predefinidos na rede Internet, que represente palavras de baixo calão ou abusivas, que simbolize siglas de Estados, Ministérios, ou que incida em outras vedações que porventura venham a ser definidas pelo CGI.br.
Dessa forma, embora a marca e o nome de domínio sejam institutos diferentes, o registro do domínio deve respeitar os direitos conferidos pela Lei de Propriedade Industrial, de forma que o uso da marca de terceiro pode ser interpretada como indevida e violadora de direitos.
Inclusive a jurisprudência já agiu dessa forma em vários casos. Note um caso atendido exatamente na mesma direção que o caso do nosso cliente comentado no início desse artigo:
PROPRIEDADE INDUSTRIAL – NOMES DE DOMÍNIO NA INTERNET- UTILIZAÇÃO POR QUEM NÃO TEM REGISTRO DA MARCA PERANTE O INPI – VIOLAÇÃO AO DIREITO DE PROPRIEDADE – ABSTENÇÃO DO USO DOS NOMES DE DOMÍNIO PERTENCENTES À APELADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. (…) Como cediço, a resolução n° 1/98 (Comitê Gestor Internet do Brasil) em seu artigo 1o, determina o registro do nome de domínio em favor daquele que primeiro o requerer (princípio do first come, first serve). Entretanto, o registro de “nome de domínio” na internet, deve respeitar os direitos sobre marcas existentes. (TJSP. 3ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo. Apelação nº 0078378-34.2004.8.26.0000. Relator: Des. Adilson de Andrade. Julgado em 29.07.08)
Já sei que tenho direito, mas como posso fazer a negociação com o dono atual do domínio que eu quero?
O melhor é tentar o 1º contato direto com o proprietário de forma pacifica. Você deve conseguir esse contato pelo próprio site que utiliza o domínio desejado, consultando o CNPJ da empresa na internet ou procurando de outras formas.
Explique que o domínio deles está confundindo seu consumidor e que como portador do direito de uso da marca, mediante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) você gostaria que fosse realizada a transferência de titularidade do domínio para seu CNPJ ou CPF através do Registro BR.
Coloque-se a disposição para conversar sobre isso por telefone, e diga que será dado um prazo e que poderá orientá-los de como fazer esse procedimento caso precisem.
Caso não consiga resolver isso de forma pacifica, recomendamos que solicite a ajuda de um advogado.
Como é feita a transferência de titularidade de um domínio no registro BR?
Se você já conversou com a empresa que está usando o domínio que você deseja e eles aceitaram numa boa a negociação. Agora é só partir para o próximo passo.
O dono atual vai precisar solicitar ao Registro.br através de uma carta física a transferência de titularidade do domínio para o seu nome ou empresa.
O dono atual deve seguir os passos a seguir para solicitar a troca de titular (dono) de domínio ao Registro.br:
- Acesse o site Registro.br
- Clique em Ajuda > Processos Administrativos
- Clique em Transferência de Titularidade de Domínio
- Abra o formulário para gerar a carta de solicitação
- Preencha com o domínio, dados do titular atual e novo dono
- A carta gerada deve ser impressa e assinada pelo titular atual com firma reconhecida
- Envie a carta via correio para o endereço do Registro.br com cópias dos documentos (CPF ou Cartão CNPJ) de ambos os titulares. Se o titular atual for empresa, envie também cópia para representação legal de quem assina a carta.
Após o envio, o processo de transferência do domínio será feito dentro de alguns dias úteis. O e-mail cadastrado como contato receberá as notificações sobre o andamento do pedido.
Conclusão
Bom, como mostramos aqui, o registro de uma marca tem muito peso sobre decisões que você pode precisar tomar no futuro.
Como costumamos dizer por aqui: “Não construa sua casa em terreno alheio!”, procure sempre por profissionais que te orientem sobre isso. Aqui na Unikos nós não só criamos marcas, mas garantimos que ela será realmente sua.
Quer saber mais sobre isso? Fale conosco. Estamos a disposição para ajudar.
